即时焦点:科创企业合规整改如何认定“职务发明创造”

　　原标题：科创企业合规整改如何认定“职务发明创造”

　　来源：中国科学报

　　■王昱扬

　　《上海市科技成果转化创新改革试点实施方案》日前正式发布实施。

　　对过往利用单位职务科技成果自主创办的企业进行合规整改，建立科研人员创业企业发展通道，是试点实施方案的重点内容之一。

　　“合规整改”的重要程序之一是通过法律服务机构的尽职调查，判断这些创业企业在生产经营过程中是否存在与科研事业单位在单位声誉、资产利用、人力资源、科技成果具有关联性的问题。

　　其中，“职务发明创造”的所有权在单位、个人、创业企业之间的归属判断，是合规整改的重要内容之一。

　　下面笔者围绕高校和科研院所、医疗卫生等机构中科研人员创办企业合规整改过程中的职务发明创造认定问题，从发明人所在单位、物质技术条件的利用、承担本单位任务相关性这3个可能影响因素进行讨论。

　　职务发明创造是否归属发明人所在单位？

　　现行《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第6条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

　　可见，职务发明创造发明人所在的“本单位”，通常是职务发明创造的权利人。

　　但发明人在实践中存在兼职、临时聘用、离退休、调离等多种情况，导致在认定“本单位”时出现判断难题。

　　《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第12条规定，执行本单位的任务所完成的职务发明创造，包括如下几种情况：在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

　　因此，在判断职务发明创造是否归属发明人所在单位的过程中，需要重点考虑几个因素：对于发明创造归属“本单位”的范围判断，包括发明人劳动人事所在单位和临时聘用工作单位两种情况；执行本单位的任务，不仅包括发明人的本职工作，也包括本职工作之外的工作任务；在发明人调离原单位之后1年内，如果存在继续完成原单位本职工作或分配任务的，仍然归属发明原单位。

　　人民法院对于“本单位”的认定并不局限于是否具有劳动/人事关系，而是以主张专利权单位在争议事实发生的时间段内是否调遣支配发明人为判断标准。

　　为规避发明专利权的争议，在处理“本单位”相关的专利权纠纷中，科研单位和科研人员要注意保存相关资料。

　　在涉及高校和科研院所等科研单位科技成果转化项目中的专利权归属上，建议科研人员对相关课题申报材料、各方邮件、其他通信往来资料、技术研发材料等，要注意保存、备份。

　　在科创企业合规整改过程中的专利权利审查过程中，可以结合上述材料，厘清兼职行为以及职务发明创造的归属。

　　如何判断发明创造“利用物质技术条件”？

　　“利用物质技术条件”如何判断？《专利法》第6条规定“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，《专利法实施细则》第12条规定“本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。

　　因此，对发明创造过程中是否利用单位“物质技术条件”的认定，要综合考虑各种因素进行认定。

　　一是要同时关注专利依赖的物质技术条件和实际提供的物质技术条件。

　　“物质技术条件”分为所涉专利所依赖的物质技术条件以及权利主张单位所提供的实际物质技术条件，要从应然和实然两个角度，综合认定是否存在“主要是利用本单位的物质技术条件”的情形。

　　在科研人员过往科创企业合规审查中，既要考虑科研人员理论上所涉专利依赖的物质技术条件有哪些，不能简单认为“因为是单位的人，所以专利就是本单位的”，还要注重主张权利单位实际提供了哪些物质技术条件，如相关研究开发支出、物理条件提供等。

　　二是基于知识、技能等形成的专利并不必然归属单位。

　　人民法院在案件审理过程中，肯定了科研人员在工作过程中通过自身学习、探索内化成个人能力的经验、知识和技能的自由。

　　虽然研发人员经验、技能的积累与主张权利的单位密不可分，但并不必然导致研发人员在知识、经验、技能之上形成的科技成果权属归于主张权利的单位。

　　“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”与“主要是利用本单位的物质技术条件所形成的研发人员个人的知识、经验、技能”之间，有本质的区别。

　　因此，不可扩大解读“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”。

　　如何判断职务发明创造权属的“相关性要素”？

　　《专利法实施细则》第12条规定，离退休或离职1年内作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，归属单位所有。

　　其构成要件包括：离职时长要求在“离退休/离职1年内”；工作内容要求“员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务”；工作相关性要求是“与员工在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关”。

　　在司法实践中，离职时长和工作内容认定较为容易，但“相关性要素”要件的界定，存在一定程度的模糊地带和判断难题。

　　人民法院在审理案件中，对“相关性要素”界定一般采用适度性原则。

　　对是否属于“有关的发明创造”，需综合考虑以下因素作出认定：一是工作内容要素对应的具体内容是什么；二是专利的具体情况及专利与工作内容之间的相互关系；三是原单位是否开展了与专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；四是专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者技术来源作出合理解释。

　　因此，在高校和科研院所等科研单位科研人员科创企业合规审查中，针对科研团队成员存在“退休”“调离原单位”“与原单位劳动、人事关系终止”等情形的，在审查离职时长、工作内容要素之后，要从不同角度对“相关性要素”进行判断。

　　（作者系万商天勤〈上海〉律师事务所律师）

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